Podczas trademark clearance uwzględnia się m.in. potencjalną kolizję z wcześniejszymi:

• zarejestrowanymi znakami towarowymi
• oznaczeniami używanymi na rynku
• nazwami firm.

Bierze
się pod uwagę kolizję nie tylko z tytułami innych gier, ale także z
oznaczeniami innych towarów i usług, zwłaszcza jeśli są one renomowane.
Wszystkie one mogą być przeszkodą dla rejestracji nowego znaku
towarowego. Warto więc powierzyć takie badanie profesjonaliście, np.
rzecznikowi patentowemu, który nie tylko przejrzy bazy, ale przede
wszystkim oceni ewentualną kolizję i poziom ryzyka. Może to nas uchronić
przed długotrwałym sporem sądowym związanym z ponoszeniem kosztów
procesu i kosztów zmiany tytułu, a w gorszych przypadkach także z widmem
roszczeń finansowych.

Czym grozi brak takiego badania, przekonało
się studio 3D Realms, które stworzyło grę o nazwie Ion Maiden. Wybór
tytułu spowodował, że studio uwikłało się w spór z grupą heavymetalową
Iron Maiden. Otóż Iron Maiden już wcześniej zarejestrował nazwę swojego
zespołu jako znak towarowy. Rejestracja obejmowała m.in. towary z klasy
9, w tym gry komputerowe i gry wideo. W związku z tym zespół w maju 2019
r. złożył pozew o naruszenie znaku towarowego
przez 3D Realms w kalifornijskim sądzie (sygn. 2:19-cv-04606). Muzycy
zarzucili spółce 3D Realms, że tytuł gry Ion Maiden jest niemal
identyczny ze znakiem towarowym Iron Maiden pod względem wizualnym,
fonetycznym i wywołuje podobne ogólne wrażenie. Dodatkowo zarówno tytuł
gry, jak i znak towarowy używane przez 3D Realms są zarejestrowane dla
identycznych towarów – gier komputerowych i wideo.

Zdaniem
zespołu mogło to prowadzić do mylnego przekonania, że gra jest związana
z zespołem Iron Maiden. Świadczyć o tym miały doniesienia fanów
zespołu, którzy byli przekonani, że gra Ion Maiden dotyczy właśnie Iron
Maiden. Zespół domagał się dwóch milionów dolarów odszkodowania,
zniszczenia wszelkich produktów opatrzonych tytułem Ion Maiden, jak
również wyrejestrowania domeny ionmaiden.com bądź przeniesienia jej na
zespół. 3D Realms nie podjęło obrony i zakończyło sprawę w sposób
polubowny, zmieniając tytuł gry na Ion Fury.

Czego jeszcze unikać przy wyborze tytułu gry?

Nie
każdy tytuł gry może być zarejestrowany jako znak towarowy. Wprawdzie
nie jest wymagane, by tytuł miał walory artystyczne, ale powinien być
fantazyjny, pomysłowy, oryginalny. Wszystko po to, by znak towarowy mógł
spełniać swoją podstawową funkcję, czyli odróżniać gry lub inne
związane z nią towary lub usługi na rynku. Dlatego należy dobrze się
zastanowić i wybrać tytuł, który nie będzie zbyt powszechny i nie będzie
jednocześnie opisywał cech czy rodzaju gry.

Po pierwsze należy wystrzegać się tytułów opisowych lub rodzajowych.
Przykładem takiego oznaczenia w Urzędzie Patentowym RP, co prawda z
nieco innego rynku, było zgłoszenie do rejestracji oznaczenia „GRA”
(Z.101968) m.in. dla kart do gry. Urząd odmówił rejestracji, uznając, że
znak nie ma zdolności odróżniającej i nie realizuje funkcji oznaczenia
pochodzenia. Innymi słowy odbiorcy nie łączyliby go z jednym konkretnym
producentem na rynku, ale postrzegaliby go jako zwrot opisujący rodzaj
towaru.

Z tego względu wyzwaniem może okazać się rejestracja
tytułów tzw. symulatorów, które zdają się przeżywać ostatnio renesans.
Trudność będzie dotyczyć przede wszystkim ich rejestracji jako znaków
słownych. Tytuły tego rodzaju gier zawierają z reguły określenie
„symulator” i dodatkowy komponent określający, jakie doznania lub
działania gra symuluje (np. symulator lotu, farmy itd.). Jako przykład
można wskazać historię oznaczenia EuroTruck Simulator. Czeskie studio
SCS Software s.r.o. chciało je zarejestrować dla „gier komputerowych,
online, gier symulacyjnych, gier imitujących prowadzenie samochodu”.
Sama gra EuroTruck Simulator polega na wcieleniu się w rolę kierowcy
ciężarówki (truck). Początkowo Urząd (EUIPO) odmówił rejestracji,
wskazując, że znak nie ma charakteru odróżniającego, a jedynie dostarcza
informacji o rodzaju produktu (gra, która symuluje jazdę ciężarówką po
europejskich drogach). Studio nie dało za wygraną. Finalnie znak został
zarejestrowany pod numerem ZTUE 017656141,
ale wyłącznie dlatego, że studiu udało się wykazać tzw. wtórną zdolność
odróżniającą nabytą wskutek używania tytułu gry. Studio przedstawiło
szereg dowodów na intensywne używanie i znaczną popularność gry (i jej
sequela, który został wydany z identycznym tytułem, opatrzonym jedynie
cyfrą 2). Jak widać, walka o rejestrację bywa czasem długa, męcząca i
kosztowna. Niezbędne jest też złożenie materiałów o grze, które warto
systematycznie zawczasu gromadzić. Lepiej więc od razu wybrać tytuł,
który jest odróżniający już na pierwszy rzut oka.

Nie zawsze da się uniknąć wątpliwości. Również CD Projekt RED mierzył się z zarzutami społeczności, że zgłoszony do rejestracjitytuł CYBERPUNK
jest rodzajowy dla gier. Podnoszono m.in., że CYBERPUNK to nazwa
gatunku literackiego z nurtu science fiction i że również dla gry będzie
wskazywać na jej rodzaj, tj. grę z nurtu SF. Nie wydaje się to jednak
wcale oczywiste, zwłaszcza jeśli weźmiemy pod uwagę, że gry wideo coraz
częściej traktowane są jak towary codziennego użytku, a osobami, które
je kupują, są nie tylko znawcy branży, ale również osoby kupujące grę
np. na prezent. Przeciętnym odbiorcą gier jest więc ogół społeczeństwa,
który wcale nie musi traktować tego określenia jak rodzajowego. O
przeciętnym konsumencie gier i jego znaczeniu pisaliśmy szerzej w
artykule Dungeons podobne do Dungeons & Dragons. Znak CYBERPUNK został zarejestrowany pod numerem ZTUE 015991342.

Po drugie, nie warto zgłaszać do rejestracji oznaczeń składających się wyłącznie z elementów, które weszły do języka potocznego
lub są zwyczajowo używane w uczciwych i utrwalonych praktykach
handlowych, czyli powszechnie występują w tytułach gier. W ten sposób
realizowana jest wytyczna, żeby jeden podmiot nie monopolizował wyrażeń,
których każdy powinien mieć prawo używać.

Przykładem może być słowo GHOST, którego zgłoszenie do rejestracji przez Electronics Arts wywołało spór
z Ubisoft. Electronics Arts chciała zarejestrować GHOST w Urzędzie
Patentów i Znaków Towarowych Stanów Zjednoczonych (USPTO) m.in. dla
gier. Ubisoft, która posiada wiele wcześniejszych znaków towarowych z
elementem „ghost”, w tym związanych z grą Ghost Recon, sprzeciwiła się
rejestracji, argumentując, że zachodzi ryzyko wprowadzenia w błąd
odbiorców gier z uwagi na podobieństwo między znakami towarowymi.
Wskazała też, że słowo GHOST bardzo często występuje w tytułach gier
komputerowych i jest elementem wielu znaków zarejestrowanych dla gier
komputerowych, aplikacji czy oprogramowania komputerowego. Przykładami
są: Sniper: Ghost Warrior Contracts, Call of Duty: Ghosts, Ghost of
Tsushima, Ghost Master czy Ghost Theory. Uzyskanie rejestracji znaku
towarowego GHOST, a co za tym idzie – wyłączności na jego używanie dla
gier wideo, dałoby firmie Electronics Arts nieuczciwą przewagę
konkurencyjną. Mogłaby blokować używanie tytułów gier zawierających
słowo GHOST. Ostatecznie spółki zawarły ugodę, w wyniku której
Electronics Arts wycofała zgłoszenie znaku.

Kolejnej lekcji
dostarcza sprawa oznaczenia CANDY. King, wydawca popularnej serii Candy
Crush Saga, zgłosił słowo CANDY do rejestracji w USPTO m.in. dla gier.
Działanie zostało uznane przez społeczność (i konkurentów) za
zawłaszczanie potocznych słów, używanych zwyczajowo w tytułach gier.
Twórcy gier, chcąc nagłośnić sprzeciw, rozpoczęli inicjatywę Candy Jam,
która polegała na zachęcaniu deweloperów do tworzenia i publikowania
gier zawierających w tytule słowo CANDY. Ze względu na silny sprzeciw (a
co za tym idzie wysokie prawdopodobieństwo, że podjęte zostaną próby
podważania rejestracji) King postanowił wycofać zgłoszenie. Oczywiście
nie oznacza to, że King nie ma słownych znaków, których komponentem jest
słowo Candy (m.in. Candy Crush Saga, ZTUE 010718542, CANDY CRUSH SODA
SAGA, ZTUE 013365978, CANDY CRUSH JELLY SAGA, ZTUE 014499602). Tym samym
nie zawłaszcza jednak samego słowa CANDY, dzięki czemu inni producenci
też mogą je wykorzystywać w grach i znakach towarowych.

Dlaczego warto zarejestrować tytuł gry jako znak towarowy?

Po pierwsze, rejestracja tytułu gry jako znaku towarowego daje właścicielowi prawo wyłączne do używania znaku w sposób zarobkowy lub zawodowy przez
okres dziesięciu lat (z możliwością jego przedłużenia na kolejne okresy
dziesięcioletnie, w praktyce w nieskończoność). Oznacza to, że
właściciel ma aktywo, które jest bezwzględnie chronione i daje mu silne
uprawnienia na danym terytorium. Wybór terytorium powinien być dobrany
do strategii biznesowej i planowanej ekspansji gry. Trzeba bowiem
pamiętać, że unijny znak towarowy gwarantuje ochronę na terytorium Unii
Europejskiej, zaś polski znak towarowy daje ochronę tylko w Polsce.
Natomiast jeżeli chcemy uzyskać ochronę w Chinach bądź w USA, musimy
zarejestrować znak towarowy w tych krajach.

Po drugie, właściciel znaku towarowego zyskuje istotny oręż w walce z podróbkami
albo produktami podszywającymi się pod jego grę wideo. Rejestracja
tytułu gry jako znaku towarowego uprawnia właściciela do zakazywania
osobom trzecim używania identycznego lub podobnego oznaczenia dla gier
lub innych, często związanych z nimi towarów lub usług. Daje więc
narzędzia do zwalczania tytułów podobnych, które nieuczciwie podpinają
się pod sukces rynkowy wcześniejszej gry, np. wprowadzając w błąd, że
pochodzi od tego samego studia lub jest z nim powiązana, stwarzając
wrażenie, że jest kolejną częścią tej samej gry itd. Tym samym zadbanie o
rejestrację tytułu, zwłaszcza jeśli produkcja odnosi potem sukces i
staje się atrakcyjna marketingowo, może mieć pokaźny wymiar ekonomiczny.

Po trzecie, rejestracja sprawdzi się także, jeśli spółka zamierza eksploatować dany tytuł dłużej,
np. wprowadzając sequele. Konsumenci chętnie sięgają także po związane z
grą gadżety (ozdobione tytułami gier kubki czy koszulki). Rejestracja
tytułu jako znaku może być więc kluczem do skutecznego merchandisingu.
Taka komercjalizacja znaku wymaga oczywiście odpowiedniego doboru
zakresu ochrony znaku, tj. zarejestrowania znaku w odpowiednich klasach
towarów właściwych dla planowanej działalności merchandisingowej.

Po czwarte, znak towarowy zawsze podnosi wartość firmy.
Dla niektórych inwestorów lub wydawców gier formalne zabezpieczenie
tytułu przez deweloperów może być bardzo istotną informacją przy
podejmowaniu decyzji o lokowaniu środków lub wyborze kontrahenta.

O
tym, że rejestracja tytułów gier jest ważna, przekonuje przede
wszystkim fakt, że praktyka ich rejestracji jest powszechna i szeroko
stosowana, także przez polskie spółki z sektora gamedev. Kilka
przykładów poniżej:

• słowny znak towarowy This War Of Mine, zarejestrowany w Unii Europejskiej pod numerem ZTUE 018138411 przez polskie studio 11bitstudios
• słowny znak towarowy Layers of Fear zarejestrowany w Unii Europejskiej pod numerem ZTUE 015218043 przez polskie studio Bloober Team
• słowny znak towarowy BULLETSTORM zarejestrowany w Unii Europejskiej pod numerem ZTUE 007169873 i słowno-graficzny znak towarowy

zarejestrowany w Unii Europejskiej pod numerem ZTUE 016048316, oba zarejestrowane przez polskie studio People Can Fly

• słowno-graficzny znak towarowy

zarejestrowany w Unii Europejskiej m.in. pod numerem ZTUE 01447680 przez Epic Games

• słowny znak towarowy THE WITCHER zarejestrowany w Unii Europejskiej pod numerem ZTUE 011388568 przez polskie CD PROJEKT.
• słowny znak towarowy SNIPER GHOST WARRIOR CONTRACTS zarejestrowany w Stanach Zjednoczonych Ameryki pod numerem 5979036 przez polską firmę CI Games S.A.
• słowny znak towarowy Battle Breakers, zarejestrowany w Światowej Organizacji Własności Intelektualnej, z  wyznaczeniem m.in. Chin pod numerem 1307065 przez Epic Games, Inc.

Badaj i rejestruj – podsumowanie

Zanim
zainwestujemy czas i pieniądze w marketing tytułu gry, należy
bezwzględnie zbadać, czy taki lub podobny tytuł nie jest już używany lub
zarejestrowany. Pozwoli to uniknąć problemów po wejściu z grą na rynek.
Znacznie łatwiej i taniej jest zmienić nazwę gry, zanim zostanie ona
wprowadzona na rynek, niż ponosić ryzyko wejścia w spór i związanych z
nim konsekwencji. Jeśli w rezultacie badania okaże się, że idealny tytuł
gry jest wolny, należy zadbać o odpowiednie zabezpieczenie praw do
niego – najlepiej przez jego rejestrację jako znaku towarowego.

Monika Wieczorkowska, Lena Marcinoska, Sandra Lipińska